SUMILLA: El principio de territorialidad es la regla general del derecho marcario, el cual admite como excepción los casos de notoriedad y los acuerdos de comercialización, no pudiendo registrarse marcas que constituyan reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción de un signo distintivo notoriamente conocido, cuyo uso pueda causar confusión o riesgo de asociación.

Casación  Nº 18251-2013, Lima

Lima, veintiocho de enero de dos mil dieciséis

LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

  1. VISTOS; con el acompañado; en audiencia pública con los señores Jueces supremos Walde Jáuregui, Vinatea Medina, Rueda Fernández, Lama More y Malca Guaylupo; con lo expuesto en el dictamen del señor Fiscal Supremo, y con el informe del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; luego de verificada la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia:

1.1 La sentencia materia de casación Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto con fecha siete de noviembre de dos mil trece, por la demandada Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, representado por su apoderado Joel Diaz Caceda, obrante a fojas doscientos veintinueve, contra la sentencia de vista contenida en la resolución número cinco, de fecha primero de octubre de dos mil trece, obrante a fojas ciento noventa y dos, expedida por la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia del Lima, que CONFIRMA la sentencia apelada contenida en la resolución número seis, de fecha once de diciembre de dos mil doce, obrante a fojas ciento quince, que declaró FUNDADA la demanda, con lo demás que contiene; en los seguidos por ALIAUNE THIAM contra  Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI y otro, sobre proceso contencioso administrativo.

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1.2 Del recurso de casación, calificación y sustentación de las causales cuya procedencia se ha declarado:

a) Con fecha siete de noviembre del año dos mil trece, la demandada Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, interpone recurso de casación, obrante a fojas doscientos veintinueve, contra la sentencia de vista de fecha primero de octubre de dos mil trece, obrante a fojas ciento noventa y dos, que confirmó la sentencia apelada de fecha once de diciembre de dos mil doce, obrante a fojas ciento trece, que declaró fundada la demanda, con lo demás que contiene.

b) Mediante auto calificatorio del recurso de casación, de fecha veintiuno de julio de dos mil catorce, obrante a fojas cincuenta del cuadernillo de casación, se declaró procedente dicho recurso de casación por las causales de infracción normativa:

1) Del artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, artículo 33° del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del artículo 123° del Estatuto de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; sustentando que conforme se aprecia de autos la Sala Superior emitió sentencia sin contar previamente con la interpretación prejudicial que debía solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

2) Por interpretación errónea del artículo 172° de la Decisión 486; que, contempla la nulidad relativa a un registro de marca, cuando éste se hubiera efectuado de mala fe; precisa que, la sentencia de vista interpreta erróneamente el artículo en mención, al considerar que la existencia de una marca en una página web y un registro en otro país, serían suficientes para acreditar la existencia de mala fe, y en virtud a ello anular un registro.

3) Por inaplicación del artículo 154° de la Decisión 486; señalando que el derecho a un uso exclusivo de una marca se adquirirá ante la respectiva oficina nacional competente; agrega que, en el presente caso la sentencia de vista vulnera uno de los principios pilares del derecho marcario como es el principio de territorialidad por el que la marca concedida en un país solo tiene valor en dicho país.

4) Por inaplicación del artículo 196° del Código Procesal Civil; argumenta que no fueron aportados en sede administrativa, medios de prueba que acreditasen que el señor García actuó de mala fe al solicitar el registro de su marca, pues, de la evaluación efectuada por el Tribunal, se pudo advertir la existencia de la marca KONVICT en Estados Unidos y las impresiones de la página web de KONVICT no acreditaban que el señor García conociera la existencia de la marca de la demandante ni que haya solicitado con la finalidad de perjudicar a sus competidores. 1.3 Dictamen del Fiscal Supremo Con lo expuesto en el Dictamen Fiscal N° 1810-2015-MP-FNFSCA obrante a fojas ochenta y siete del cuadernillo de casación, que opina se declare fundado el recurso de casación y se declare nula la sentencia de vista.

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CONSIDERANDO:

PRIMERO: Corresponde emitir pronunciamiento de fondo en relación a las causales del recurso de casación formulado por la demandada Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, cuya procedencia se ha declarado, sobre infracción normativa del artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, artículo 33° del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del artículo 123° del Estatuto de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por interpretación errónea del artículo 172° de la Decisión 486, por inaplicación del artículo 154° de la Decisión 486 y por inaplicación del artículo 196° del Código Procesal Civil.

SEGUNDO: Es necesario tener presente que la función nomofiláctica en casación, es función de cognición especial, sobre vicios en la resolución por infracciones normativas que incide en la decisión judicial; que en control de derecho, velando por su cumplimiento “y por su correcta aplicación a los casos litigiosos, a través de un poder independiente que cumple la función jurisdiccional” , revisando si los casos particulares que acceden a casación se resuelven de acuerdo a la normatividad jurídica; en ese sentido, habiendo acudido en casación la demandada alegando infracción de normas, ésta no apertura la posibilidad de acceder a una tercera instancia, tampoco se orienta a verificar un reexamen de la controversia ni a la obtención de un tercer pronunciamiento por otro tribunal sobre la misma pretensión y proceso; es más bien un recurso singular que permite acceder a una Corte de Casación para el cumplimiento de determinados fines, como es la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto, la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, por lo que, sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria.

TERCERO:  Base fáctica establecida por la instancia de mérito

3.1 Atendiendo a la denuncia por infracción normativa que se ha planteado, y conforme se ha indicado, es importante anotar que la labor casatoria de la Sala Suprema se orienta al control de derecho y no de hechos, por lo que se acude a la base fáctica fijada por la instancia de mérito.

3.2 Extrayendo de la sentencia de vista de fecha primero de octubre del dos mil trece, obrante a fojas ciento noventa y dos, emitida por la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, la siguiente base fáctica:

a) El elemento denominativo de la marca KONVÍCT registrada a favor del codemandado Jorge Luis García Yanayaco, es acentuadamente similar a la marca registrada KONVICT registrada a favor de la empresa demandante ALIAUNE THIAM de Estados Unidos, apreciándose que fonéticamente ambas marcas tienen un pronunciamiento similar.

b) Ortográficamente hay coincidencia de letras entre los nombres comparados, diferenciándose sólo por la tilde sobre la letra Í, características que no representa ninguna diferencia marcada respecto del signo registrado a favor de la empresa demandante.

c) Desde el punto de vista gráfico, efectuando una apreciación en su conjunto de ambos signos generan una impresión visual similar, pues si bien la marca registrada por el codemandado cuenta con un elemento figurativo, el mismo tiene carácter secundario, dado que el elemento relevante de la marca sería la denominación KONVíCT.

d) Ambas marcas tiene carácter de fantasía puesto que ligar su significado a la palabra “convicto” resulta inviable dado que el carácter peyorativo de esta última, por lo que pueden inducir a error a los consumidores quienes podrían relacionar que ambas marcas pertenecen a la misma empresa.

e) La marca KONVÍCT y logotipo solicitado por el codemandado Jorge Luis García Yanayaco distingue los mismos productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional que distingue la marca registrada a favor de la empresa demandante en Estado Unidos

f) La fecha de registro de la marca KONVÍCT a favor del codemandado Jorge Luis García Yanayaco es el seis de julio del dos mil nueve, ya se encontraba registrada la denominación KONVICT a favor de la demandante ALIAUNE THIAM para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional, señalándose como fechas de primer uso, enero y setiembre del dos mil cuatro.

g) El demandado ha obtenido de mala fe el registro de la marca KONVÍCT y logotipo, pues se concluye que la referida marca de la demandante era conocida por el codemandado Jorge Luis García Yanayaco antes de presentar su solicitud de registro en el Perú.

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CUARTO: Infracción normativa del artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, artículo 33° del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del artículo 123° del Estatuto de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

4.1 Conforme al asunto arriba delimitado, resulta adecuado en este caso, proceder a continuación a la interpretación de las disposiciones denunciadas, pues si bien la denuncia está referida al artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, del artículo 33° del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del artículo 123° del Estatuto de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, su contenido normativo se logra únicamente a partir de una labor interpretativa, que nos permitirá apreciar con claridad cuál es la norma o normas contenidas en dichas disposiciones (ya sea constitucional, legal o infralegal).

A decir del jurista Riccardo Guastini el dispositivo es identificable prima facie “como fuente del derecho dentro de un sistema jurídico determinado”, entendiendo por disposición “a cada enunciado que forme parte de un documento normativo, es decir, a cada enunciado del discurso de las fuentes”, y norma “a cada enunciado que constituya el sentido o significado atribuido (por alguien) a una disposición o a un fragmento de disposición, o a una combinación de disposiciones, o a una combinación de fragmentos de disposiciones”, señalando en términos simples que la disposición es (parte de) un texto aún por interpretar y la norma es (parte de) un texto interpretado.

4.2 Respecto al artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, su texto es el siguiente: “Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.- Artículo I.- Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso.”

4.3 Al respecto la procesalista Marianella Ledesma Narváez comenta “El derecho a la tutela jurisdiccional permite que toda persona sea parte de un proceso, para promover la actividad jurisdiccional sobre las pretensiones planteadas. Este derecho se reconoce tanto a personas físicas o naturales como a personas jurídicas o colectivas”.

4.4 Asimismo el artículo 33° del Tratado de Creación de Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina establece:

Artículo 33.- Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso. En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal.”

4.5 Entonces, conforme a las premisas antes fijadas, se advierte que tal disposición legal tiene las siguientes normas:

4.5.1 La que establece que los jueces nacionales que conozca de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, pueden solicitar directamente la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno.

4.5.2 La que establece que si llega la oportunidad de dictar sentencia, sin la recepción de la interpretación del Tribunal, el juez debe decidir el proceso.

4.5.3 La que determina que en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en el derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal.

4.6 A su vez, el artículo 123° del Estatuto de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que también ha sido objeto de denuncia por infracción normativa, tiene el siguiente texto:

Artículo 123.- Consulta obligatoria De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal.”

4.7 Se aprecia que tal disposición legal tiene las siguientes normas:

4.7.1 La que determina que de oficio, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal.

4.7.2 La que determina que a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal.

4.8 En tal sentido, a efecto de atender la denuncia por infracción normativa planteada, analicemos la descripción de la causal que ha planteado:

4.8.1 La recurrente sustenta que la Sala Superior emitió sentencia sin contar previamente con la interpretación prejudicial que debía solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

4.8.2 En este contexto, debemos resaltar que conforme establece el artículo 146° inciso 1 de la Constitución Política del Estado: “El Estado garantiza a los magistrados judiciales su independencia, solo están sometidos a la Constitución y a la ley. Asimismo, el artículo 55° del Cuerpo Constitucional citado, establece que los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional.

4.8.3 Sobre las normas comunitarias, este colegiado considera necesario tener presente que de acuerdo al artículo 127° de la Decisión 500 (Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina), cuando el Juez solicite la interpretación prejudicial, se encuentra vinculado a adoptar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la sentencia que emita:

Artículo 127.- Obligación especial del juez consultante El juez que conozca del proceso interno en que se formuló la consulta, deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal. Sentido normativo que se encuentra reiterado en el artículo 35° del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, modificado por el artículo 1° del Protocolo Modificatorio, de que el Juez adoptará en la sentencia la interpretación del referido Tribunal de Justicia:

Artículo 35.- El juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal.

 4.8.4 Como se advierte ambas normas comunitarias establecen el deber y vinculación del juez que formuló la consulta, de adoptar en la sentencia la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; pues habiendo solicitado y obtenido dicha interpretación no puede dejar de atender a la misma; no obstante, resulta pertinente anotar, que el supuesto alegado por la actora es uno diferente al señalado en las normas comunitarias citadas, en tanto, reclama el que la instancia de mérito no solicitó la consulta al Tribunal de Justicia antes referido.

4.8.5 Resulta importante señalar, que la exigencia de resolver conforme a la interpretación del Tribunal de Justicia, no se orienta a privilegiar una simple formalidad de requerir la interpretación o efectuar la consulta, sino que atiende a uno de los objetivos del Acuerdo de Cartagena que une a los Estados Miembros de la Comunidad Andina, de evitar contradicciones en la interpretación y aplicación de las normas comunitarias, orientando a uniformizar la interpretación de las mismas, significando, que tratándose de normas comunitarias, se privilegia una aplicación e interpretación uniforme de tales normas en todos los países miembros, por lo que en ese sentido resulta adecuado resolver conforme a la interpretación adoptada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina atendiendo a la naturaleza y competencia conferida en el artículo 4°  del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 121° del mismo, y del artículo 40° del Acuerdo de Cartagena, constituyendo el referido Tribunal un órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina de carácter supranacional y comunitario, instituido para declarar el derecho andino y asegurar su aplicación e interpretación uniforme en todos los Países Miembros; asimismo que se debe prevalecer la finalidad, de uniformizar la interpretación y debida aplicación de normas comunitarias por sobre las formas, pues el objetivo de las normas comunitarias no reside en cumplir formalidades de efectuar consultas y solicitar interpretaciones en cada caso, sino más bien concretizar la correcta aplicación del derecho comunitario en la solución de las controversias, exigiendo resolver, interpretando y aplicando las normas comunitarias, conforme a la interpretación vinculante establecida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

4.8.6 En ese sentido, este Colegiado considera que goza más bien de relevancia determinar si la aplicación de las normas comunitarias por la sentencia de vista, es concordante con la interpretación uniforme que tiene señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en reiterados informes, como jurisprudencia; la que resulta un referente vinculante para la solución de este tipo de asuntos.

4.8.7 Siendo el caso, que en el presente proceso el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a petición de la Sala Constitucional Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, ha emitido con fecha veinticuatro de junio de dos mil quince, la interpretación prejudicial obrante a fojas sesenta y uno del cuaderno de casación, sobre las normas del ordenamiento jurídico comunitario, sólo del artículo 172° de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser pertinente y, de oficio, la interpretación del artículo 136° literales a) de la misma normativa, normas relacionadas con la solución del asunto particular, y que nos orientan en el control de derecho en función casatoria, respecto de la sentencia impugnada.

4.8.8 La citada Interpretación Prejudicial, en el considerando sesenta y cinco obrante a fojas setenta y cinco del cuaderno de casación, interpreta el artículo 172° de la Decisión 486, señalando “Si procede la sanción de la mala fe a través de la declaración de nulidad del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro, contrario sensu, se puede denegar un registro cuando éste se intente a través de esta conducta fraudulenta, propiciando una conducta leal y honesta por parte de quien solicita el registro del signo, en tanto que debe protegerse no solo al titular de la marca registrada, sino al público en general, consumidor de los bienes y servicios”.

4.8.9 A continuación, al abordar el tema de la interpretación prejudicial, señala el Tribunal (fojas sesenta y ocho, consideración 27) que a razón del principio de aplicación inmediata del derecho comunitario, la norma andina pasa a formar parte del ordenamiento interno sin que sea necesaria ninguna fórmula especial de introducción o de recepción, generándose así para el juez nacional la obligación de cumplirla y aplicarla.

4.9 Ahora bien, acudiendo a los fundamentos de la sentencia de vista objeto de recurso de casación, se advierte que, en síntesis, se ha sustentado en su considerando décimo; concluyendo, que la referida marca de la demandante era conocida por el codemandado Jorge Luis García Yanayaco, antes de presentar su solicitud de registro en el Perú, por lo que resulta de aplicación la normativa prevista en el inciso a) del artículo 136° de la Decisión 486, así como el segundo párrafo del artículo 172° de tal Decisión, y finalmente en lo dispuesto en el artículo 130° inciso a) del Decreto Legislativo N° 823, que establece la prohibición de registrar como marcas aquellos signos que en relación a derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen en forma que puedan inducir al público consumidor a error.

4.10 Extrayendo del análisis de la interpretación prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y del fundamento contenido en la sentencia impugnada, se evidencia que ambas coinciden en señalar que no está permitido el registro como marcas de aquellos signos que puedan inducir a error al público consumidor; por lo que de esta manera queda evidenciado que no se ha vulnerado el debido procedimiento denunciado por el recurrente, que se subsume en las normas comunitarias precisadas en el considerando cuarto de esta sentencia casatoria, cuya finalidad se orienta a uniformizar la interpretación y debida aplicación de normas comunitarias concretizando la correcta aplicación del derecho comunitario en la solución de las controversias, exigiendo resolver, interpretar y aplicar las normas comunitarias, conforme a la interpretación vinculante establecida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

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QUINTO: Infracción normativa del artículo 172° de la Decisión 486

5.1 Veamos el texto del artículo 172° de la Decisión 486:

Artículo 172°.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.”

5.2 Como se aprecia, el artículo 172° contiene, entre otras, las siguientes normas atinentes al caso:

5.2.1 La que establece que la autoridad competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, y en cualquier momento la nulidad absoluta de un registro de marca, cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134° primer párrafo 15 y 135° de la Decisión 486

5.2.2 La que determina que dicha autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 de la referida Decisión o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

5.3 Por otra parte, en la denuncia por infracción normativa planteada por el impugnante en su recurso de casación, conforme se tiene del auto de procedencia del mismo, se sostiene básicamente que el artículo 172° de la Decisión 486, contempla la nulidad relativa a un registro de marca, cuando éste se hubiera efectuado de mala fe; precisa que, la sentencia de vista interpreta erróneamente el artículo en mención, al considerar que la existencia de una marca en una página web y un registro de otro país, serían insuficientes para acreditar la existencia de mala fe, y en virtud a ello anular un registro.

5.4.  Analizados los fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida se establece que la interpretación normativa que contiene es correcta, en tanto utiliza como premisa normativa para el caso concreto, que la autoridad nacional competente declarará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe; interpretación que coincide con lo expresado en la norma y con la recogida por el recurrente en el sentido que establece la nulidad del registro de marca, cuando se hubiere actuado de mala fe; asimismo se advierte que la base fáctica establecida por la sentencia impugnada reside en coincidencia con la sentencia de primera instancia, en la actuación de mala fe del codemandado quien conocía de la marca Konvict y logotipo de la clase 25 de la cual era titular la parte demandante Aliaune Thiam; en coincidencia la interpretación prejudicial señala a fojas 15 que la norma del artículo 172 contempla como causal de nulidad de un registro marcario la mala fe, constituyendo un tema de prueba, procediendo la sanción de la mala fe con la declaración de nulidad, admitiéndose todas las pruebas que demuestren que el codemandado ingresó a la página web y aprovechó del registro previo de la marca en otro país; habiendo determinado las instancias de mérito la mala fe del codemandado no sólo en base al acceso a la página web, sino que corroboró los hechos con otros elementos de prueba y conducta del codemandado, cuyo signo es copia del signo denominativo de fantasía de la parte actora, al que solo le agregó una tilde en la í, en el escrito de nulidad de folios 1 al 5 sobre el reiterado actuar doloso del codemandado que presentó otro expediente pretendiendo registra otra denominación y logotipo de propiedad de su representada, del elemento denominativo Konvict con el gráfico entre las letras de unas esposas, concluyendo que la reproducción de manera idéntica del término no obedece a una inventiva, inspiración u originalidad o simple coincidencia, sino que la marca fue previamente conocida por el codemandado, y la utilización con propósito voluntario e intencional de apropiarse de la marca de un tercero y derecho de autoría..

Resultando manifiesto, que al plantear el recurrente esta causal en su recurso de casación lo hace discrepando de la base fáctica, y lo que en realidad pretende es que se debata en sede casatoria en relación a la nulidad relativa al registro de una marca, sobre la existencia o no de mala fe en el registro, así como en relación a la valoración de medios probatorios como son una página web y su registro en otro país, y sobre su insuficiencia probatoria, pretendiendo con ello ir contra la base fáctica y las conclusiones de hecho determinadas por la instancia de mérito, conforme se ha sintetizado en el literal g) del numeral 3.2 del considerando tercero de la presente resolución (donde se señala que el demandado ha obtenido de mala fe el registro de la marca KONVÍCT y logotipo, pues se concluye que la referida marca de la demandante era conocida por el codemandado Jorge Luis García Yanayaco antes de presentar su solicitud de registro en el Perú), lo que no está permitido conforme se ha señalado en el considerando segundo de esta sentencia, resultando infundada esta causal del recurso de casación.

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SEXTO: Infracción normativa por inaplicación del artículo 154° de la Decisión 486

6.1 Veamos el texto del artículo 154° de la Decisión 486: “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.”

6.2 Tal disposición establece como norma que el derecho de uso exclusivo de una marca se adquiere por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

6.3 En la denuncia por infracción normativa planteada por el impugnante en su recurso de casación, conforme se tiene del auto de procedencia del mismo, se sostiene fundamentalmente que el derecho a un uso exclusivo de una marca se adquirirá ante la respectiva oficina nacional competente; agrega que, en el presente caso la sentencia de vista vulnera uno de los principios pilares del derecho marcario como es el principio de territorialidad por el que la marca concedida en un país solo tiene valor en dicho país.

6.4 Al respecto, se debe tener en cuenta que el principio de territorialidad es la regla general del derecho marcario, el cual admite como excepción los casos de notoriedad y los acuerdos de comercialización, no negándose la calidad de notorio de un signo y su protección por el sólo hecho que no esté registrado en el país miembro, siendo así que se prohíbe el registro de marcas que constituyan reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción de un signo distintivo notoriamente conocido, cuyo uso pueda causar confusión o riesgo de asociación; ello en compatibilidad de la norma del inciso a) del artículo 229 e inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486, y como lo tiene señalado en jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; consideraciones jurídicas que se ha tenido en cuenta en la sentencia de vista que en el considerando quinto señala conforme al artículo 136 que no pueden registrarse marcas que sean reproducción, imitación, etc., de un signo distintivo “notoriamente conocido”, cuyo titular sea un tercero.

6.5 Como se observa, al plantear esta causal del recurso de casación la impugnante no ha tenido en consideración el sentido normativo del artículo 172° de la Decisión 486, que conforme a la interpretación prejudicial, establece que no solamente debe protegerse al titular de la marca registrada, sino también al público en general, consumidor de los bienes y servicios (fundamento 65); siendo que en este caso, la sentencia impugnada tiene como premisa normativa del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486, que no pueden registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con este tercero o con sus productos o servicios; y como premisa fáctica, ha verificado que el elemento denominativo de la marca KONVÍCT registrada a favor del codemandado Jorge Luis García Yanayaco, es “acentuadamente similar a la marca registrada KONVICT” de la empresa demandante ALIAUNE THIAM de Estados Unidos, con la sola diferencia que el codemandado le ha colocado una tilde en la letra; y conforme señala la sentencia puede inducir a error a los consumidores, quienes podrían relacionar que ambas marcas pertenecen a la misma empresa; similitud que llevaría al público en general, a una confusión directa entre los indicados signos y sobre el origen de los mismos, lo cual no está permitido conforme se establece en el artículo 135° de la Decisión 486 incisos a), b), i), por su falta de distintividad, y porque tal registro, pueda engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; resultando en consecuencia también infundada esta causal del recurso de casación.

SÉTIMO: Infracción normativa del artículo 196° del Código Procesal Civil

7.1 Veamos el texto del artículo 196° del Código Procesal Civil: “Artículo 196.- Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.”

7.2 Como se aprecia, el artículo 196° del Código Procesal Civil, establece que la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que sustente su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos, conteniendo el artículo legal la norma sobre la carga de la prueba en el proceso judicial.

7.3 En tanto, la denuncia por infracción normativa planteada por el impugnante en su recurso de casación, conforme se tiene del auto de procedencia del mismo, se sustenta que no fueron aportados en sede administrativa, medios de prueba que acreditasen que el señor García actuó de mala fe al solicitar el registro de su marca, pues, de la evaluación efectuada por el Tribunal, se pudo advertir la existencia de la marca KONVICT en Estados Unidos y las impresiones de la página web de KONVICT no acreditaban que el señor García conociera la existencia de la marca de la demandante ni que haya solicitado con la finalidad de perjudicar a sus competidores.

7.4 Al respecto de la prueba del conocimiento previo del codemandado sobre la existencia de la marca registrada en Estados Unidos y la mala fe, ya se ha analizado en el considerando quinto, los elementos de prueba utilizados por las instancias de mérito que les llevaron al convencimiento sobre tal hecho; no obstante, nuevamente al plantearse esta causal casatoria, lo que pretende el recurrente es ir contra la base fáctica establecida por la instancia de mérito, al pretender discutir nuevamente sobre la existencia de mala fe en el registro de la marca por parte del codemandado Jorge Luis García Yanayaco, hecho que ya ha sido determinado por la instancia de mérito, no teniendo competencia esta Sala Casatoria para discutir sobre hechos, tal como se ha sustentado en el considerando segundo de esta sentencia, pues que se revalore medios probatorios como son impresiones de la página Web de KONVICT, y sobre la finalidad de perjudicar a sus competidores; resultando consecuentemente infundada también esta causal del recurso de casación.

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III. DECISIÓN:

a) Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto con fecha siete de noviembre de dos mil trece, por la demandada INDECOPI, representado por su apoderado Joel Diaz Caceda , obrante a fojas doscientos veintinueve;

b) NO CASARON la sentencia de vista contenida en la resolución número cinco, de fecha primero de octubre de dos mil trece, obrante a fojas ciento noventa y dos; en los seguidos por ALIAUNE THIAM contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI y otro, sobre proceso contencioso administrativo;

c) DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley;

S.S

WALDE JÁUREGUI
VINATEA MEDINA
RUEDA FERNÁNDEZ
LAMA MORE
MALCA GUAYLUPO